商标案例

企业在国际上如何申请注册所在国的商标?

发布日期:2020-09-01 14:56:12 浏览次数:

随着全球化时代的来临,企业也越来越注重国际市场的进场,但是各国的知识产权有各自的国情所在,所以申请条件也不尽相同,那么到底企业在国际上如何申请商标呢?今天我们就跟随一个案例来聊一聊这个问题吧。
企业如何申请国外的商标

情景案例

A公司成立于2013年3月,由于产品设计新颖,性价比高,其生产的“家德”牌打火机畅销全国。2016年8月,A公司突然接到很多海外订单,客户来自马来西亚、印度、越南、泰国、南非等国家。A公司创始人胡某认为:“家×德”虽然在国内已注册商标,但在国外并不受法律保护,产品销往国外前,公司一定要在销售地国家申请商标注册才行。令胡某感到十分头痛的是,客户来自数十个不同的国家,逐一注册这么多商标需要花很长时间且注册费用很高。困惑之时曾在英国留学的同学朱某告诉胡某:申请国外商标保护,不需要逐一在各国申请注册,可申请马德里商标注册,注册后可在数十个国家获得保护。

请问:朱某的说法符合法律规定吗?

案例分析

本案主要涉及的是商标的国际注册途径问题。

在中国国内注册的商标,在中国国内使用,受中国的法律保护。一旦产品出口到国外,就不能受到中国法律的保护。

申请人到国外申请注册商标主要有三种方式:第一种是逐一在各国注册,即分别向各国商标主管机关申请注册;第二种是通过地区性公约组织注册,主要是指欧洲共同体和非洲知识产权组织;第三种也是最常用的是马德里商标国际注册。

马德里商标国际注册有以下优势:

(1)我国申请人可以通过商标局提交一份申请就可以在多个被指定的国家同时获得商标保护。相对而言,申请人不用跑国外,申请程序与手续较为简单。

(2)马德里商标国际注册的费用相对较低。据相关统计,申请人通过马德里注册一个商标的费用大约是逐一在各国注册费用的十分之一。

(3)耗时较短,节约时间成本。从国际注册日起,如果被指定国在规定的期限内(12个月或18个月)没有向国际局发出驳回通知,那么该商标将在该指定国自动得到保护。简言之,申请人有十分明确而稳定的注册时限预期,从而可以从容合理地进行业务规划。

本案中,A公司的产品销往马来西亚、印度、越南、泰国、南非等国家,因印度、越南、泰国、南非属于马德里协定成员国,因此,A公司可以进行马德里注册,但马来西亚暂时不是马德里协定成员国,因此需要单独向该国商标主管机关申请注册。

风险防范与建议

马德里注册是一种在面对多国注册时最为简便并节省成本的途径,但也要注意,马德里注册也有其自身的缺点,因此,需注意以下风险。

(1)马德里联盟的成员国构成偏重于欧洲国家,部分与我国商贸往来密切的国家并不在此列,其可以注册的范围还不能完全满足我国企业的需求。例如,美国及东盟国家就不是马德里成员国。

(2)马德里注册最大的局限性在于要求以国内申请或注册商标为基础。即我国企业要进行马德里注册,在国内必须已经注册商标或提交了商标注册申请。国际申请必须基于相同商标的国内注册、初步申请公告或注册申请,因此,在申请的时间上必须是先国内后国外。

(3)马德里注册要求与国内商标注册挂钩时间长达五年。就是说,一旦中国企业在国内的商标注册五年内被撤销或是权利丧失,则马德里注册的权利也随之消失。

法条链接

《商标法实施条例》(2014年修订)第三十四条商标法第二十一条规定的商标国际注册,是指根据《商标国际注册马德里协定》(以下简称马德里协定)、《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称马德里议定书)及《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》的规定办理的马德里商标国际注册。

马德里商标国际注册申请包括以中国为原属国的商标国际注册申请、指定中国的领土延伸申请及其他有关的申请。

第三十五条 以中国为原属国申请商标国际注册的,应当在中国设有真实有效的营业所,或者在中国有住所,或者拥有中国国籍。

第三十六条 符合本条例第三十五条规定的申请人,其商标已在商标局获得注册的,可以根据马德里协定申请办理该商标的国际注册。

符合本条例第三十五条规定的申请人,其商标已在商标局获得注册,或者已向商标局提出商标注册申请并被受理的,可以根据马德里议定书申请办理该商标的国际注册。

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